Is uw IP-Portfolio klaar voor de post-Brexit situatie ?

Calysta staat klaar om u te helpen en te begeleiden

Vanaf 1 januari 2021 is de Brexit-overgangsperiode voorbij. Vanaf die datum zullen de merken en modellen die de EU bestrijken, alleen in de overige 27 lidstaten van kracht zijn en zal de bescherming in het Verenigd Koninkrijk worden geregeld volgens de VK-wetgeving en zullen registraties en aanvragen onder toezicht staan van het Bureau voor intellectuele eigendom van het VK (UKIPO).

Om klaar te zijn voor deze post-Brexit situatie is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen de merken- en modellenrechten binnen uw IE-portefeuille die zijn geregistreerd en diegene die nog in behandeling zijn op 31 december 2020.

Voor geregistreerde merken en modellen krijgt u automatisch een vergelijkbaar recht in het Verenigd Koninkrijk. Dit vergelijkbare recht wordt gratis gecreëerd en zal zichtbaar zijn in het online register in het Verenigd Koninkrijk zonder dat er een registratiecertificaat wordt afgegeven. Het betreft een kloon, wat betekent dat de beschikbare gegevens worden overgenomen, inclusief de depotdatum, informatie over de eigenaar, en voor merken ook de waren en/of diensten. Als de informatie over de eigenaar van uw EU-recht op dit moment niet up-to-date is, raden wij u aan om zo snel mogelijk actie te ondernemen om dit te laten corrigeren, zodat er geen extra kosten ontstaan om het VK recht in 2021 afzonderlijk te actualiseren.

Het is mogelijk om uit dit systeem te stappen en de UKIPO te laten weten dat u geen nationaal recht in het VK wilt krijgen. Deze opt-outmogelijkheid kan voor u interessant zijn als u overeenkomsten hebt gesloten met derden die u ervan weerhouden een bepaald IE-recht in het VK te bezitten. Het is aan te raden om bestaande overeenkomsten (zoals coëxistentieovereenkomsten en verbintenissen) na te kijken. Tevens is het belangrijk dat u uw mogelijke licentienemers op de hoogte stelt van dit nieuwe, vergelijkbare recht en dat u nakijkt of de creatie ervan niet in strijd is met bestaande overeenkomsten.

Een ander aandachtspunt zijn de merken en modellen in uw portefeuille die in 2021 vernieuwd moeten worden. In plaats van één recht te vernieuwen heeft u nu twee rechten om te vernieuwen, namelijk het EU27-recht en de nationale registratie in het VK. U zou dus moeten voorzien in een extra budget voor deze VK-vernieuwingen.

Voor merken en modellen die nog in behandeling zijn, is actie nodig. Hangende rechten worden niet automatisch in het VK-register gekloond. In dit geval heeft u tot 30 september 2021 de tijd om uw hangende EU-merk of -model opnieuw in te dienen bij het UKIPO om de oorspronkelijke depotdatum (of prioriteitsdatum) van uw EU-merk of -model te behouden. Dit betekent dat u negen bijkomende maanden de tijd heeft om te beslissen of u al dan niet bescherming nodig heeft/wenst in het VK. Deze her-aanvraag zal worden onderzocht door de UKIPO en aanvraagkosten moeten worden betaald. Calysta staat voor u klaar om u te helpen bij de her-aanvraag en/of om uw merkenportefeuille na te kijken om te helpen beslissen of een her-aanvraag nodig is.

Een bijzonder aandachtspunt moeten de modellen in uw portefeuille zijn die met uitstel van publicatie zijn ingediend, d.w.z. de regeling waarbij de modelaanzichten niet worden gepubliceerd. Deze modellen met uitgestelde publicatie zullen worden behandeld als hangende rechten en zullen dus niet automatisch worden gekloond in het UKIPO-register. Een gelijkwaardige geregistreerde modelaanvraag indienen uiterlijk op 30 september 2021 is nodig om de bescherming in het VK in stand te houden. Het UKIPO zal uitstel van publicatie verlenen voor een periode van maximaal twaalf maanden na het opnieuw indienen van de aanvraag.

Navigeren door de post-Brexit wereld brengt wellicht extra uitdagingen met zich mee voor uw bedrijf en het toevertrouwen aan Calysta om de Brexit-impact op uw IP-portefeuille aan te pakken of hierbij te assisteren kan helpen de last te verlichten. We zijn er om u te wijzen op mogelijke valkuilen, u te herinneren aan belangrijke deadlines en u in het algemeen te adviseren over de beste manier om uw rechten (in het VK) te beschermen.

Neem contact met ons op voor meer informatie of om een vergadering vast te leggen.