Een groep van momenteel 17 landen van de Europese Unie (EU) is het eens geworden over een gemeenschappelijke Europese octrooititel, het zogenaamde eenheidsoctrooi (Engels: Unitary Patent of UP), en over een gemeenschappelijk hof voor de procesvoering over dit nieuwe eenheidsoctrooi, het zogenaamde eengemaakt octrooigerecht (Engels: Unified Patent Court of UPC). Het eenheidsoctrooi en het UPC zijn gepland om te beginnen op 1 juni 2023.
De deelnemende landen zijn Oostenrijk, België, Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Slovenië en Zweden.
Het is waarschijnlijk dat in de toekomst meer EU-landen zich bij dit nieuwe Europese octrooisysteem zullen aansluiten.
Raadpleeg voor meer informatie onze video’s over dit onderwerp of de volgende gedetailleerde beschrijvingen.
Het eenheidsoctrooi
Het eenheidsoctrooi maakt gebruik van de bestaande verleningsprocedure van het Europees octrooi bij het EOB. Met het huidige systeem wordt het Europees octrooi – eenmaal verleend – eigenlijk een bundel van 38 nationale octrooien zoals een Belgisch octrooi, een Duits octrooi, enz.
Voor sommige van die landen moeten sommige formaliteiten, zoals het indienen van een vertaling, binnen 3 maanden na toekenning worden uitgevoerd. Dit wordt validatie genoemd. Bovendien moet voor elk van die nationale octrooien een jaarlijkse jaartaks worden betaald om de nationale octrooien in leven te houden.
Het eenheidsoctrooi is nu een enkele octrooititel die 17 EU-landen dekt met één enkele validatie van het Europese octrooi. Het unitair octrooi vereist slechts één validatie en slechts één jaarlijkse jaartaks voor al deze 17 EU-landen. Voor de overige lidstaten van het Europees octrooi zoals het Verenigd Koninkrijk (VK), Zwitserland, Spanje, enz., blijft het oude validatiesysteem met één nationaal octrooi per land bestaan. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om het verleende Europese octrooi in het VK te valideren met een Brits nationaal octrooi en in de 17 EU-landen met een unitair octrooi.
Het nieuwe systeem stelt de aanvragers dus in staat om voor de 17 EU-landen te kiezen tussen het eenheidsoctrooi en de 17 nationale octrooien. Dus als de aanvrager bijvoorbeeld alleen geïnteresseerd is in Duitsland en Frankrijk, kan de validatie van het Europese octrooi als een Duits en Frans nationaal octrooi de goedkopere optie zijn.
De start van het eenheidsoctrooi staat gepland voor 1 juni 2023. Voor uw reeds verleende Europese octrooien is het dus niet meer mogelijk om een eenheidsoctrooi te verkrijgen. Voor alle momenteel in behandeling zijnde Europese octrooiaanvragen waarvan de verlening na de start van het eenheidsoctrooi plaatsvindt, is de validatie van het eenheidsoctrooi wel mogelijk. Voor Europese octrooien die op het punt staan te worden verleend, kunnen we uitstel van de verlening vragen met het oog op het verkrijgen van een eenheidsoctrooi.
Wanneer het Europees octrooi wordt verleend, heeft de eigenaar een maand de tijd om een eenheidsoctrooi aan te vragen. Een vertaling in het Engels moet worden ingediend, als het Europees octrooi in het Frans of Duits is. Een vertaling in een andere EU-taal is vereist als het Europees octrooi in het Engels is opgesteld. Anders dan voor veel nationale octrooien, heeft de gedeponeerde vertaling geen juridische waarde.
Dit is het moment waarop de octrooihouder moet kiezen in welke Europese landen hij zijn Europees octrooi wil beschermen. Voor de 17 landen die deelnemen aan het eenheidsoctrooi heeft de eigenaar de keuze tussen het eenheidsoctrooi of individuele nationale validaties. Voor de overige landen kan de octrooihouder alleen de individuele nationale validaties selecteren. Voor sommige van de afzonderlijke nationale valideringen wordt een vertaling van de aanvragen of de volledige tekst in het Engels of een van de nationale talen gevraagd.
Het is moeilijk om een algemene aanbeveling te geven voor het een of het ander. Het hangt van elk geval af.
Over het algemeen bieden de nationale octrooien meer flexibiliteit. De nationale octrooien maken het bijvoorbeeld mogelijk om na enkele jaren een aantal van de 17 EU-landen op te geven om jaartaksen te besparen, terwijl het eenheidsoctrooi enkel kan worden opgegeven voor alle deelnemende landen tegelijk. Bovendien bieden de nationale octrooien gedurende een overgangsperiode van 7 tot 14 jaar flexibiliteit om te kiezen tussen het eengemaakt octrooigerecht en de nationale rechtbanken als bevoegde rechtbank. Dit kan voordelig zijn om een centrale aanval op de octrooibescherming in de 17 landen in slechts één gerechtelijke procedure te voorkomen. Aan de andere kant is de verhouding kosten tot geografische dekking van het eenheidsoctrooi veel beter dan voor de nationale octrooien.
Hieronder vindt u een korte samenvatting van de voor- en nadelen van het Eenheidsoctrooi en de nationale validaties.
Bij het vergelijken van de nationale octrooivalidaties in alle 17 landen in vergelijking met het eenheidsoctrooi, is het eenheidsoctrooi veel goedkoper. Wanneer de eigenaar echter slechts in enkele van de 17 landen geïnteresseerd is, kunnen de nationale validaties goedkoper zijn. We bieden onze klanten een kostencalculator waarmee u voor de essentiële landen van deze 17 landen de jaartaksen kunt berekenen om erachter te komen wat de goedkopere optie is.
Het is niet mogelijk om hetzelfde land te dekken met een nationale validatie van het Europees octrooi en het eenheidsoctrooi. Uiteraard is het mogelijk om een eenheidsoctrooi en een nationaal octrooi te hebben voor een land dat niet onder het eenheidsoctrooi valt.
In landen waar het nationale systeem dit toestaat, is het mogelijk een dubbele bescherming te bekomen door een nationaal octrooi verkregen via het nationale octrooibureau en een eenheidsoctrooi verkregen via het EOB.
Advantages and Disadvantages
Het eengemaakt octrooigerecht / UPC
Het UPC is het gemeenschappelijke octrooigerecht dat voor de 17 EU-landen is opgericht voor de procesvoering over het eenheidsoctrooi en de nationale validaties in die landen.
Het hof is georganiseerd als een internationale organisatie met een rechtbank van eerste aanleg en een hof van beroep. Het hof van beroep is gevestigd in Luxemburg. De eerste aanleg van het UPC heeft een centrale afdeling, lokale afdelingen en regionale afdelingen. De centrale afdeling is gevestigd voor mechanische zaken in München, voor farmaceutische zaken waarschijnlijk in Milaan (nog te beslissen), en de hoofdzetel in Parijs behandelt alle resterende technische gebieden. Elk van de 17 lidstaten heeft een lokale of regionale afdeling. Een regionale afdeling is een divisie die door verschillende lidstaten wordt gedeeld. Als vuistregel geldt dat de lokale en regionale afdelingen in de meeste gevallen verantwoordelijk zijn voor inbreukprocedures en tegenvorderingen, terwijl de centrale afdeling verantwoordelijk is voor nietigheidsprocedures of wanneer de lokale afdeling een zaak moet doorverwijzen naar de centrale afdeling, bijvoorbeeld voor bepaalde taalsituaties. Dit betekent dat de meeste zaken zullen worden behandeld in de nationale en regionale afdelingen, d.w.z. dicht bij de plaats van de verweerder of de plaats van inbreuk.
De meeste acties zullen worden behandeld door een panel van rechters bestaande uit juridische rechters en ten minste één technische rechter. De rechters werden voornamelijk aangeworven uit zeer ervaren rechters van de nationale rechtbanken die verantwoordelijk zijn voor octrooi-inbreuk. De technische rechters werden voornamelijk gerekruteerd uit Europese octrooigemachtigden. De technische rechter geeft het panel een technische expertise voor een beter begrip van de beschermde technologieën. De panels zetelen in multinationale samenstellingen, zodat ten minste twee van de rechters verschillende nationaliteiten hebben.
Elke nationale en regionale afdeling heeft de taal of talen gekozen waarin zij de zaak mogen behandelen, die normaal gesproken de officiële taal van het gastland en/of het Engels zijn. Zo staat België bij de Belgische afdeling toe om zaken te behandelen in het Frans, Nederlands, Duits en Engels.
Het proces van de inbreukprocedure bij het UPC werd gestroomlijnd om in zeer korte tijd een beslissing te krijgen. De beslissing in eerste aanleg in een inbreukprocedure (afhankelijk van de complexiteit en of een nietigheidsactie is ingediend) wordt na 8-15 maanden verwacht. Het is afwachten of deze korte tijden gerealiseerd kunnen worden.
De gerechtskosten bestaan uit een vaste vergoeding (11.000 EUR voor inbreuk en 20.000 EUR voor herroeping) en een op waarde gebaseerde gerechtskosten voor zaken met een waarde boven 500.000 EUR. Een zaakwaarde van 1 miljoen EUR vereist bijvoorbeeld een op extra waarde gebaseerde gerechtskost van 4.000 EUR.
Zoals in de meeste nationale rechtbanken moet de verliezende partij de kosten van de winnende partij dragen. Er is echter een plafond van terugvorderbare kosten dat ook afhankelijk is van de waarde van de zaak.
Een zuivere inbreukzaak in eerste aanleg met een waarde van 1 miljoen EUR zou dus een kostenrisico van ongeveer 250.000 EUR (griffierecht 15.000 EUR, advocaten van de andere partij 112.000 EUR max + eigen advocaten) inhouden, uiteraard afhankelijk van de honoraria van de advocaten.
Een tegenvordering van intrekking naar aanleiding van een inbreukprocedure wordt normaal gesproken behandeld door dezelfde lokale of regionale afdeling. Onder bepaalde voorwaarden heeft het panel van de lokale of regionale afdeling de discretionaire bevoegdheid om beide gevallen of alleen de nietigheidsactie over te dragen aan de centrale afdeling. In het laatste geval zouden de vordering tot nietigverklaring bij de centrale afdeling en de inbreukvordering bij de lokale/regionale afdeling gelijktijdig in verschillende kamers van de rechtbank worden behandeld. Het is echter niet de verwachting dat dit vaak zal gebeuren.
Voor een pan-Europese octrooi-inbreuk heeft de nieuwe rechtbank zeker het voordeel dat de schade veroorzaakt door de octrooi-inbreuk in verschillende landen van het UPC in dezelfde procedure kan worden behandeld zonder de procesprocedure in elk land te doorlopen.
Opt-out, overgangsperiode
The new court has exclusive jurisdiction for all patent infringement and nullity actions regarding the unitary patent and the national validations of the European patent in the UPC member states. However, there is a transitional period of 7 (extendable to 14) years during which an infringement/nullity action can still be filed at a national court. During this period, it can be chosen freely, if the action is filed at one of the national courts or at the UPC.
De opt-out maakt het verder mogelijk om de Europese octrooien uit te sluiten van de jurisdictie van het UPC, zodat tijdens en na de overgangsperiode het betreffende Europees octrooi alleen bij een nationale rechtbank kan worden behandeld. De opt-out is enkel mogelijk voor nationale validaties, dus niet voor een eenheidsoctrooi. Een dergelijke opt-out kan alleen worden ingediend tijdens de overgangsperiode en voordat enige actie met betrekking tot dit EP-octrooi bij het UPC is ingediend. Deze opt-out kan eenmalig worden ingetrokken (ook wel opt-in genoemd), als er geen vordering is ingesteld bij een nationale rechtbank.
De opt-out heeft dus aan de ene kant het voordeel dat het octrooi niet centraal kan worden aangevallen bij het UPC, maar aan de andere kant het risico heeft dat door een nietigheidsactie tegen het EP-octrooi de eigenaar geblokkeerd blijft in het nationale octrooirechtssysteem zonder enige kans om zijn octrooi via het UPC af te dwingen.
Calysta heeft drie octrooigemachtigden met de nodige kwalificaties om een cliënt te vertegenwoordigen bij het UPC. Wij ondersteunen u graag bij elke vraag over het nieuwe systeem, met name voor het beslissen:
- de beste processtrategie voor een Europese octrooi-inbreuk
- of het beter is dat een Europees octrooi wordt verleend om het eenheidsoctrooi of nationale octrooien te selecteren
- als het beter is om voor een bepaalde familie van uw EP-octrooiportefeuille al dan niet een opt-out in te dienen